2. Урегулирование в договорах отношений, связанных с созданием и использованием РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, созданных за счет средств государственного бюджета

2.1. Договоры, связанные с созданием и использованием РИД

РИД, в т.ч. способные к правовой охране, как правило, создаются в ходе выполнения договоров на выполнение научно-исследовательских (НИР), опытно-конструкторских (ОКР) и технологических работ (ТР). Также объекты авторского права, включая программы для ЭВМ и базы данных, создаются по авторскому договору заказа.

Не исключено создание РИД и при выполнении договора подряда, договора об оказании услуг, связанных с техническим обслуживанием, а также инжиниринговых услуг.

Прибрести исключительные права на ранее созданный ОИС можно на основании договора об уступке патента (для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) или на основании договора о полной уступке имущественных прав (для объектов авторского права).

Предоставление права на использование ОИС осуществляется на основании лицензионного договора (для изобретений, полезных моделей и промышленных образцов) или договора о частичной передаче исключительного права на объект авторского права.

При создании и использовании ОИС и иных РИД подлежат урегулированию отношения:

• 
  между государственным заказчиком и исполнителем;
  
• 
  между авторами и правообладателем (правообладателями);
  
• 
  между автором и работодателем;
  
• 
  между соавторами;
  
• 
  между совладельцами патентов;
  
• 
  между правообладателем и пользователями.
  

2.2. Особенности правового регулирования договоров на выполнение НИОКР по государственному контракту

Большинство РИД, в т.ч. способных к правовой охране, возникают при выполнении договоров на НИОКР.

Отношения между государственным заказчиком (далее по тексту «заказчиком») НИОКР и исполнителем регулируются главой 38 ГК РФ и иными законами и подзаконными актами, Федеральным законом № 60-ФЗ от 13 декабря 1994г. «О поставках продукции для федеральных государственных нужд» и Федеральным законом от 6 мая 1999 г. №97-ФЗ “О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд”. Распоряжением Правительства РФ от 4 апреля 2000 г. № 502-р установлен комплекс мероприятий в целях осуществления контроля за проведением конкурсов на размещение заказов для государственных нужд.

В ст. 769-774 ГК РФ выделяется два вида договоров на выполнение НИОКР:

• 
  договор на выполнение НИР, по которому исполнитель должен провести научные исследования, обусловленные техническим заданием;
  
• 
  договор на выполнение ОКР (или ТР), по которому исполнителю надо разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию.
  

По договору на выполнение НИОКР одна сторона (исполнитель) обязуется выполнить определенную научную или техническую разработку в предусмотренный срок в соответствии с техническим заданием и передать ее результаты другой стороне (заказчику), которая, в свою очередь, обязуется принять эту работу (или обеспечить ее приемку), оплатить ее.

Договор на выполнение НИОКР может включать обе стадии НИОКР: НИР, ОКР (и/или ТР) или только одну из стадий.

При заключении договора на выполнения НИОКР необходимо учитывать различия между стадиями договора: НИР и ОКР (и/или ТР).

Договор на выполнение НИОКР предусматривает права и обязанности сторон, размеры и источники финансирования, необходимые материальные ресурсы и другие условия. К договору прилагаются техническое задание, календарный план с выделением этапов работ, протокол соглашения о договорной цене, обоснование договорной цены (смета затрат и расчеты по элементам сметы затрат). К отношениям исполнителя с третьими лицами применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации к договорам на выполнение НИОКР применяются некоторые нормы, установленные для договоров подряда.

Особенностями договора на НИОКР по сравнению с договором подряда являются следующие:

• 
  риск невозможности исполнения договора на выполнение НИР и ОКР (ТР) несет заказчик, если иное не предусмотрено законом или договором;
  
• 
  условия договора на выполнение НИОКР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах (интеллектуальной собственности); стороны в договоре на выполнение НИОКР имеют право использовать результаты работ, в том числе способные к правовой охране, в пределах и на условиях, предусмотренных договором. Если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, в т.ч. способные к правовой охране, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд;
  
• 
  если иное не предусмотрено договором на выполнение НИОКР, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов.
  

В договор на выполнение НИОКР рекомендуется включать условия об интеллектуальной собственности, регулирующие следующие вопросы:

• 
  разграничение прав на предшествующую интеллектуальную собственность и интеллектуальную собственность, созданную при выполнении НИОКР;
  
• 
  распределение прав на созданную интеллектуальную собственность;
  
• 
  права работодателя на созданную интеллектуальную собственность;
  
• 
  права авторов на получение вознаграждения;
  
• 
  сторону, ответственную за обеспечение технического уровня и патентной чистоты результатов работ по договору на выполнение НИОКР;
  
• 
  сторону, ответственную за выявление охраноспособных результатов НИОКР и за обеспечение их правовой охраны;
  
• 
  иные.
  

2.3. Предшествующие и созданные РИД

Предшествующие РИД – исключительные права, права на «ноу-хау», принадлежащие участникам договорных отношений и третьим лицам, использование которых необходимо для выполнения работ по договору.

Созданные РИД - исключительные права на полученные при выполнении работ по договору результаты, способные к правовой охране в качестве ОИС и права на «ноу-хау».

Исполнитель и/или заказчик, заявляющий о своих правах на предшествующую интеллектуальную собственность, должен их подтвердить путем предоставления сведений о патенте на изобретение, полезную модель, промышленный образец или договора о полной уступке имущественных прав на программу для ЭВМ, базу данных.

При определении условий договора (о цене, о распределении прав на созданную интеллектуальную собственность и т.п.) рекомендуется учитывать принадлежность исполнителю предшествующей интеллектуальной собственности.

При необходимости выполнения НИОКР с использованием объектов интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат третьим лицам, исполнитель должен согласовать с заказчиком порядок и условия приобретения прав на их использование на основании лицензионного договора (ст. 773 ГК РФ).

При приемке результатов выполненных НИОКР или этапа НИОКР лицом, определенным в договоре, выявляются технические и иные решения, которые могут охраняться в качестве объектов интеллектуальной собственности в соответствии с законодательством РФ.

Исполнитель обязан гарантировать Заказчику передачу полученных по контракту результатов, не нарушающих исключительных прав других лиц (ст. 773 ГК РФ). Гарантии патентной чистоты могут быть представлены исполнителем только в отношении определенной территории (одной страны, ряда стран) и на определенный момент времени (что сторонам следует согласовать в контракте), поскольку охрана исключительных прав носит территориальный и временной характер.

Аналогично интеллектуальной собственности в договоре могут быть урегулированы отношения, связанные с информацией, охраняемой в режиме конфиденциальности («ноу-хау»).

Совместные обязанности по обеспечению конфиденциальности сведений - характерная особенность контрактов на выполнение НИР и ОКР (ТР), поскольку в противном случае результаты выполненных работ не смогут быть защищены от незаконного их использования третьими лицами и потеряют коммерческую ценность. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными, определяется сторонами непосредственно в контракте либо в приложении к контракту, являющемся его неотъемлемой частью. В контрактах на проведение НИОКР к конфиденциальной информации могут быть отнесены сведения, касающиеся не только полученных результатов, но и предмета контракта, а также хода его исполнения. При определении в контракте обязанностей сторон по конфиденциальности исключительно важно определить срок, в течение которого они будут действовать.

2.4. Распределение прав на созданные РИД

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации права на охраноспособные результаты, создаваемые в процессе выполнения работ по договору, определяются условиями договора. Отношения, связанные с созданной ИС, могут быть урегулированы:

• 
  в договоре на выполнение НИОКР;
  
• 
  в дополнительном соглашении к договору на выполнение НИОКР;
  
• 
  в отдельном договоре, который стороны обязуются заключить в установленный срок после завершения договора на выполнение НИОКР.
  

Права на созданные результаты НИОКР могут принадлежать:

• 
  государству в лице государственного заказчика;
  
• 
  исполнителю;
  
• 
  совместно заказчику и исполнителю.
  

В соответствии со ст.772 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором, заказчик имеет право использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.

При урегулировании отношений, возникающих между заказчиком и исполнителем, если они являются созаявителями/сообладателями созданной интеллектуальной собственности, необходимо соглашением сторон определить взаимные права и обязанности, относящиеся к:

• 
  порядку принятия решения о патентовании (регистрации) охраноспособных результатов РИД;
  
• 
  патентованию в России и/или за рубежом и финансированию действий, связанных с получением правовой охраны РИД;
  
• 
  урегулированию отношений авторов с правообладателями;
  
• 
  порядку передачи своих прав на созданный объект интеллектуальной собственности одним из созаявителей/сообладателей третьим лицам;
  
• 
  коммерциализации созданной интеллектуальной собственности;
  
• 
  распределению дохода, получаемого от использования созданной интеллектуальной собственности;
  
• 
  и др.
  

В случае создания по договору на выполнение НИОКР объекта авторского права (программы для ЭВМ, базы данных и др.) исключительные права на них возникают на основании договора на выполнение НИОКР или договора на создание (разработку) программы для ЭВМ (базы данных). В договоре на выполнение НИОКР или на создание программы для ЭВМ (базы данных) должно быть явным образом определено, какой из сторон договора принадлежат имущественные права на объект авторского права, созданный по договору.

Если в соответствии с государственным контрактом право на получение патента принадлежит Российской Федерации или субъекту Российской Федерации, государственный заказчик может подать заявку на выдачу патента в течение шести месяцев с момента его уведомления в письменной форме исполнителем ( подрядчиком) о получении результата, способного к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца.

Если патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные при выполнении работ по государственному контракту для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации получен не Российской Федерацией или субъектом Российской Федерации, патентообладатель по требованию государственного заказчика обязан предоставить указанному госзаказчиком лицу (лицам) неисключительную безвозмездную лицензию на использование данных изобретения, полезной модели или промышленного образца для федеральных государственных нужд или нужд субъекта Российской Федерации.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2001г. № 1607-р, предлагается закреплять за государством права только на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, которые непосредственно связаны с обеспечением обороны и безопасности страны и те результаты, доведение которых до стадии промышленного применения принимает на себя государство. В иных случаях права на объекты интеллектуальной собственности и другие результаты научно-технической деятельности, созданные за счет средств федерального бюджета, должны быть закреплены за организацией-исполнителем.

Примерные государственные контракты на выполнение НИР и ОКР утверждены Постановлением Правительства РФ №41 от 23 января 2004 г.

2.5. Особенности лицензионных договоров

Использование объекта интеллектуальной собственности, лицом, не являющимся правообладателем, осуществляется на основании лицензионного договора. По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар) обязуется предоставить право на использование охраняемого изобретения, полезной модели, промышленного образца в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные договором.

Лицензионный договор на предоставление права пользования изобретением, полезной моделью, промышленным образцом, товарным знаком подлежит обязательной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Существует два основных вида лицензий: исключительная и неисключительная. При исключительной лицензии лицензиату передается право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. При неисключительной лицензии лицензиар, предоставляя лицензиату право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в том числе и на предоставление лицензий третьим лицам.

На период действия лицензионного договора должен действовать патент на объект интеллектуальной собственности, право пользования которым предоставлено по лицензионному договору.

Договор является возмездным. Следует иметь в виду, что в гражданском законодательстве под возмездным договором понимается ''договор, по которому одна сторона должна получить оплату или иное встречное предоставление за исполнение своих обязанностей'' (п.1ст.423 ГК РФ). В качестве такого встречного предоставления может быть выплата лицензионных платежей лицензиару, а также доля в уставном капитале предприятия. Также возмездным будет считаться договор, предусматривающий обязательства лицензиата о встречном предоставлении охраноспособных улучшений.

Лицензионный договор на предоставление права пользования товарным знаком должен содержать условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара и что лицензиар будет осуществлять контроль за выполнением этого условия.

В лицензионной практике сложились две основные формы оплаты по лицензионному договору:

• 
  паушально - производится в установленном размере единовременно или с рассрочкой платежа;
  
• 
  роялти – производится поэтапно периодически в зависимости от экономического результата, получаемого пользователем (лицензиаром) от использования ОИС по лицензии, в определенном договором периоде в процентном отношении к выбранной базе роялти.
  

Основной особенностью процедуры заключения лицензионных договоров является возможность заключения, так называемого, опционного соглашения между обладателем исключительного права и потенциальным лицензиатом. Экономическая целесообразность этого шага объясняется необходимостью до заключения сделки убедиться в целесообразности приобретения прав на использование ОИС, принадлежащего иному лицу, в хозяйственной деятельности.

Предоставление права пользования объектом авторского права, в том числе программой для ЭВМ или базой данных, осуществляется аналогично объектам промышленной собственности. В договоре на предоставление права пользования объектом авторского права необходимо четко идентифицировать произведение, например, указать не только название программы для ЭВМ, но и ее версию.

Авторский договор о передаче исключительных прав разрешает использовать произведение определенным способом и в установленных договором пределах только лицу, которому эти права передаются и дает такому лицу право запрещать подобное использование произведения другим лицам (п.2 ст.30 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»).

Авторский договор о передаче неисключительных прав разрешает пользователю использование произведения наравне с обладателем исключительных прав, передавшим такие права, и (или) другим лицам, получившим разрешение на использование этого произведения таким же способом.

Права, переданные по авторскому договору считаются неисключительными, если в договоре прямо не предусмотрено иное.

В договоре на предоставление права пользования программой для ЭВМ или базой данных определяются: объем и способы использования программы для ЭВМ или базы данных, порядок выплаты и размер вознаграждения, срок действия договора. Каждое из перечисленных условий является существенным для договоров данного вида и отсутствие хотя бы одного из них влечет недействительность договора с даты его заключения.

Договор заключается в простой письменной форме и может быть по желанию сторон зарегистрирован в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

2.6. Договоры об уступке исключительных прав

Патентообладатель может передать исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец (уступить патент) любому физическому или юридическому лицу. В охранный документ (патент) вносится запись об изменении патентообладателя. Договор об уступке патента подлежит регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности и без такой регистрации считается недействительным.

Исключительное право на программу для ЭВМ, базу данных или топологию интегральных микросхем может быть передано полностью другим физическим или юридическим лицам по договору. Договор о полной передаче исключительного права на программы для ЭВМ, базы данных или топологии интегральных микросхем может быть зарегистрирован по соглашению сторон в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Сведения об изменении правообладателя на основе зарегистрированного договора вносятся в Реестр программ для ЭВМ, Реестр баз данных и Реестр топологий интегральных микросхем и публикуются в официальном бюллетене федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

<предыдущая страница | следующая страница>